知財高裁のＨＰに判決の要旨がアップされていました。
『平成24年1月27日平成22年（ネ）第10043号 知財高裁特別部
○ いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は，その技術的範囲は，クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されるとした事例
○ 特許法104条の3に係る抗弁に関し，いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は，その発明の要旨は，クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例』
特許庁は、「物同一説」の立場で審査しています。つまり、先行物の製造方法が異なっても、当該物の構造と同じ構造の物の発明は新規性がないという理由で拒絶されます。本判決は、特許庁の審査においても、原則「製法限定説」に立って審査することを判旨しています。この判決により、特許庁は審査基準を変更することになるでしょうか？
しかしながら、そもそも、「技術的範囲」(発明の権利範囲)と「要旨の認定」(進歩性の判断などにおける発明の範囲)を同じ基準で判断する必要があるのでしょうか？
発明の「要旨の認定」を特許庁が専属で行っていたときにはその必要はなかったかもしれません。いわゆるダブルトラックです。しかしながら、裁判所が、侵害訴訟の場面で、同じ裁判官が無効理由についても審理するのですから、一般的に考えれば、発明についての判断基準は同じであるべきです。
そして、今回、知財高裁は、両者のいずれの場合についても、原則「製法限定説」に立つべきことを判旨しました。
