紙おむつ処理容器事件（H25.2.1知財高裁判決 H24（ネ）10015）
原告：サンジェニック・インターナショナル・リミテッド（英国）
被告：アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社（大阪市）
紙おむつ処理容器の特許権を有する原告が被告に対し、イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄並びに損害賠償を求めた事案です。原告はH10年11月まで被告をわが国の総代理店として特許製品の販売をしていたが、それ以降訴外コンビ社を総代理店としたが、被告がイ号物件の製造販売を行ったため本件訴訟に到りました。
論点：損害賠償額はいくらか？
第一審（東京地裁大須賀裁判長）：
イ号物件が原告の特許権を侵害していることを認めたものの，特許法102条2項の適用を否定し、認容額を約2100万円としました。
原告は，コンビ社に独占的販売権を付与し，わが国におけるごみ貯蔵機器に関する原告製品の輸入及び販売等は，コンビ社において担当していたものと認めることができるのであって，原告が我が国において本件特許権を実施していたと認めることはできない。知財高裁（大合議、飯村裁判長）：
したがって，原告においては，特許法102条2項の推定の前提を欠き，同条項に基づき損害額を算定することはできないというべきである。
･･･ 侵害者が１つ侵害製品を販売した場合に原告が自ら特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するということはできないし，原告が我が国において本件発明１を実施しているのと同視できるだけの事実関係が明らかにされているとはいえない。
原審を変更し、支払額を約1億4800万円としました。
特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，その立証等には困難が伴い，その結果，妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，その利益額を特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規定である。このように，特許法１０２条２項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって，その効果も推定にすぎないことからすれば，同項を適用するための要件を，殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。まとめ：
したがって，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には，特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり，特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は，推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして，後に述べるとおり，特許法102条2項の適用に当たり，特許権者において，当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。
特許法102条2項については、特許権者が実際に当該特許権を実施していることを要するか否かという論点がありました（別冊Jurist特許判例百選第4版p.175）。
原審は、通説に沿って特許権の特許発明の実施を要件としたが、今回の大合議判決では、通説を否定し「特許法102条2項の適用に当たり，特許権者において，当該特許発明を実施していることを要件とするものではない」と判示しました。
本件のように、特許権者がわが国で実施許諾している場合には侵害によってロイヤルティ収入が減るなどの損害を被ることもあります。条文どおり、特許権者による特許発明の実施は特許法102条2項の適用要件ではありません。
