いわゆる「ピタバ事件」の知財高裁の判決（知財高裁判 H27･7･16 H26（ネ）10098号）がでました。2件目の高裁判決と思います。
原告（控訴人）は、薬について商標「PITAVA」の商標権者であり、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするコレステロール低下薬の後発医薬品メーカーです。競合会社が錠剤やシートに「ピタバ」を付した薬を販売したので、複数のメーカーや販売者に対して商標権侵害で訴えたもののなかの１つの高裁判決です。
原審は、東京地裁平成26年（ワ）第770号です。原審では、
『被告標章は，被告商品の有効成分であるピタバスタチンカルシウムの略称として被告商品（錠剤）に表示されているものであって，その具体的表示態様は，本件商標権の使用許諾を受けているキョーリンリメディオ株式会社のそれと何ら異なるものではない。そうすると，被告商品の主たる取引者，需要者である医師や薬剤師等の医療関係者は，被告商品に接する際，その販売名に付された会社名（屋号等）「明治」に加えて，被告商品のパッケージであるＰＴＰシートに付された「明治」との表示や被告商品に併せて表示されている「明治」や「ＭＳ」の表示によってその出所を識別し，錠剤に表示された被告標章は，被告商品の出所を表示するものではなく，有効成分の説明的表示であると認識すると考えられる。
・・・
被告標章の使用は，商標的使用に当たらず，本件商標権を侵害するものではないから，原告の請求は，その余の点につき検討するまでもなく，理由がない。』
と判旨し、原告の請求を棄却しました。
そこで、原告（控訴人）は、本件登録商標を、指定商品を
(1) 「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とするものと、
(2) 「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」と、
に分割して、(2)に基づいて控訴したものです。
判旨：
『当裁判所は，被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当し，また，商品の「品質」又は「原材料」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（同項2号）に該当するものと認められ，控訴人が有する本件分割商標権の効力は被控訴人各標章に及ばないものと認められるから，控訴人の当審における交換的変更に係る請求は，いずれも理由がないものと判断する。』
(1) 被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性（争点1）
知財高裁は、『被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について，その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。』とし、
『医師，薬剤師等の医療従事者の間においては，後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型，含量及び会社名（屋号等）から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから，医療従事者が，被控訴人各商品に接した場合，被控訴人各商品が「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等を販売名とする後発医薬品であることを認識し，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。
一方で，患者においては，ＰＴＰシートに入れられた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合，ＰＴＰシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に，ＰＴＰシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ，被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。
また，被控訴人各商品は，医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬品」であり（前記１(1)イ(ア)），被控訴人各商品と他の薬剤とが一つの袋にまとめて包装される「１包化調剤」により処方される場合があるが，この場合，患者は，１包化した袋を開封し，その袋内に薬剤が入ったままの状態で服用するので，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識することはないのが通常である。もっとも，患者は，１包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが，その際には，取り出した薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し，個々の薬剤の表示が目に触れたとしても，その表示が薬剤の出所を示すものと理解することはないものと認められる。
以上によれば，被控訴人各商品の需要者である医師，薬剤師等の医療従事者及び患者のいずれにおいても，被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり，想起することはないものと認められるから，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は，商標的使用に当たらないというべきである。』
『したがって，被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当する』と認定しました。
(2) 被控訴人各標章の商標法26条1項2号該当性（争点3）
さらに、商標法26条1項2号該当性について、『被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」である「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するものと認められる。』とし、
『患者は，薬剤の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても，当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何であるかということには興味や知識を持っていないのが通常であり，また，医師・薬剤師も，患者に対して薬剤を処方するに際し，薬剤の効果や副作用についての説明をすることはあるとしても，通常，当該薬剤の有効成分の名称が何であるかを説明することはないなどとして，取引者，需要者である患者において，「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえないから，被控訴人各標章は商標法26条1項2号の商標に該当しない』旨の控訴人の主張は認められませんでした。
検討：
本判決に賛成です。
被控訴人各商品は，錠剤であり，その錠剤に「ピタバ」と記載されています。このような被控訴人各標章と本件商標が類似する関係にあり，被控訴人各商品が本件分割商標権の指定商品と同一であるので，形式的には被控訴人各商品の製造販売は本件分割商標権の侵害（商標法25条,37条1号）に該当します。
しかしながら、被控訴人各商品が病院，診療所，薬局等の医療従事者へ販売される場合には，箱に梱包されたままの状態で販売されますから，医療従事者が錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識して購入することはありませんので、被控訴人各商品が病院，診療所，薬局等の医療従事者へ販売される場合に，錠剤に付された「ピタバ」の表示が商標的に使用されていないといえます。
また、患者が被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識すのは，服用の場面であって，被控訴人各商品を購入する際に商品を識別する場面ではないといえます。
そうすると、被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当すると考えます。
なお、本判決は、今年4月に施行された改正商標法において新しく設けられた商標法第26条1項6号（商標的使用）が適用されました。控訴人は、原審において商標的使用を請求原因としています。商標法第26条1項6号は、被控訴人（被告）の抗弁という位置付けで立法されていますので、立証責任は被控訴人にありますが、本判決では、裁判所は「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」であることが立証されたものです。
